长葛真马商标侵权案

基本情况：

原告：河南省长葛巿真马机械有限公司。

被告：河南省长葛巿真马机动车辆厂。

委托代理人：河南金泰律师事务所律师李水建。

被告：张根占，长葛巿真马机动车辆厂工作。

    原告诉称：1999年，河南省长葛巿真马集团实业有限公司向国家商标局申请“真马”牌注册商标。1999年12月15日，真马集团召开股东会议，通过了真马集团改制分立，2000年真马集团依法定程序变更为原告，2001年4月核准注册的第1535498号“真马”商标被被告张根占冒领，同年张持伪造的真马集团印章将1535498号商标非法申请转让给河南省长葛巿真马机动车辆厂。请求：1、依法撤销编号为0102转7950的国家工商行政管理总局商标局核准转让注册证明。2、请求二被告因侵权造成的经济损失陆拾万元。

    被告答辩意见：1、我厂是合伙企业，原告诉合伙的字号没有法律依据；2、原告起诉要求撤销注册商标转让没有法律依据；3、我厂的商标是经国家商标局核准转让的，转让的商标在没有依法撤销前，不够成侵权。4、原告和我厂的商标不是一个、而是两个等。

附律师代理词：

代理词

审判长、审判员：

    河南金泰律师事务所接受本案被告长葛市真马机动车辆厂的委托，指派律师李水建担任本案被告的代理人，接受委托后，我认真阅读了案卷，进行了调查，又听取了刚才的法庭调查，根据事实和法律，提出如下代理意见：

    一、代理人认为，原告起诉的被告不适格，主体错误，被告应为全体合伙人。

    河南省长葛市真马机动车辆厂为合伙企业，张根占是该合伙企业执行合伙企业事务的合伙人，依据《民事诉讼法》若干问题的意见第47条：“个人合伙的全体合伙人在诉讼中为共同诉讼人，个人合伙有依法核准登记的字号的，应在法律文书中注明登记的字号。”所以，代理人认为，本案的被告应为全体合伙人，原告将河南省长葛市真马机动车辆厂和张根占列为被告，主体是错误的，没有法律依据。况且，原告也没有诉讼主体资格，从其营业执照来看，原告没有参加2003的年 检注册。

    二、原告诉中所称的侵权事实不存在。

    1、原告对注册号为1535498的“真马”牌商标没有合法的专用权。原告只对注册号为605715的“真马”牌商标拥有专用权。没有合法的商标专用权，何谈侵权？况且，原、被告各有一个“真马”牌商标，原告认为是同一个注册商标，该主张没有任何依据。“真马”牌商标具有 两个不同的注册号码、适用范围不同、注册时间也不同。两个商标都是经国家商标局依法注册的合法商标，是两个不同的商标，怎么能说是一个商标呢？

    2、被告河南省长葛市真马机动车辆厂对注册号为1535498的“真马”牌商标拥有合法的专用权，在2002年1月23日，国家工商行政管理总局商标局依法核准第1534498号商标转让注册给被告。根据最高人民法院关于《民法通则》若干问题的意见第138条规定，法人、个体工商户、个人合伙通过申请商标注册或者受让等方式取得的商标专用权，除依法定程序撤销者外，应当予以保护，因此，根据该规定，在没有撤销以前，无法认定为侵权。

    3、原告提供的证据“长葛市真马集团实业有限公司股东会议决议”证明原公司的“真马”牌商标归属权属张根占、张金长所有，而非原告长葛真马机械有限公司所有，因此，原告并非“真马”牌商标的所有人。从庭审调查来看，原告也没有提出任何证据证明，原告拥有合法的注册商标。根据《民法通则》第44条规定，企业法人分立、合并，它的权利和义务由变更后的法人享有和承担。最高人民法院关于《民事诉讼法》若干问题的意见第50条规定，企业法人分立的，因分立前的民事活动发生的纠纷以分立后的民事活动发生的纠纷以分立后的企业为共同诉讼人。因此，分立后的企业权利义务是法定的也是对等的。

    4、被告提供的，由原告、被告和长葛市真马摩托车有限公司共同签名“真马”牌商标目录费用证明，以及国家拖拉机质检中心出具的说明，证明“真马”牌样车是长葛市真马摩托车有限公司提供的，这两分证据充分证明了“真马”牌商标在使用时，三家即长葛真马机械有限公司、长葛市真马摩托车有限公司、长葛市真马机动车辆厂共同使用，共同出资，连出具的样品车也不是原告的，谈何侵权？

    三、许昌市中级人民法院应裁定中止诉讼，因为对已经注册的商标持有争议的，应先向商标评审委员会申请裁定，法院的民事审判庭无权撤销行政机关（国家商标局）依法定程序作出的具体行政行为。
    〈民法通则〉若干问题的意见第138条规定，注册商标受让方式取得的商标专用劝，除依法定程序撤销外，应当予以保护。注册商标是法律赋予国家商标局的职权，如果，撤销或者认定无效，应依法定程序作出，注册商标是一种行政确权行为，属行政机关具体行政行为的一种方式，具体行政行为一经作出并生效，就具有法定的效力，非经法定程序，不得变更或者撤销。根据〈商标法〉（1993）第27条规定，原告应先向商标评审委员会提出请求。

    综上所述，代理人认为原告的诉讼请求没有法律和事实依据，商标侵权不能成立，并且诉讼主体错误，请求依法驳回原告的诉讼请求。

                                                                              河南金泰律师事务所    

                                                                               律师            李水建

                                                                               2003年9月28日

    双方争议焦点：1、被告的主体是否适格、被告单位的性质是什么。2、“真马”商标是一个还是两个。3、转让的商标在没有依法撤销前是否认定构成侵权。4、“真马”商标是法人商标还是个人商标，权属归谁。5、对注册商标有争议是否先向商标局商标评审委员会提出申请裁定。

    一审法院认为：“真马”牌商标是法人商标，注册人为长葛市真马集团实业有限公司，长葛市真马集团实业有限公司分立后变 更为长葛市真马机械有限公司，其注册的真马牌商标经国家商标局核准亦变更为长葛市真马机械有限公司。张根占作为长葛市机械有限公司的股东之一，从国家商标局将续展后的真马牌商标注册证领回后，应与交给公司。 张根占非但未交公司，而授意其驾驶卢智敏私刻原长葛市真马集团实业有限公司印章，将属于长葛市真马机械有限公司的真马牌商标私自转让给自己另办的长葛市真马市机械动车辆厂，长葛市真马机动车辆厂利用非合法手段受让的真马牌商标生产销售牌机动三轮车，其行为严重侵犯了长葛市真马机械有限公司的商标所有权的专用权，被告长葛市真马机动车辆场和张根占辩称被告长葛市真马机动车辆厂是合伙企业，应以全体合伙人为被告，因该企业是经工商部门核准注册的法人企业，侵权人是该企业法人，该企业是适格诉讼主体。真马牌商标注册人是长葛市真马集团有限公司，该公司变更为长葛市真马机械有限公司后，其注册商标注册人亦随之变更为长葛市真马机械有限公司。两个商标注册号是原605915号续展并扩大适用范围后新核准为1535498号的，而非两个真马商标。张根占、张金长作为长葛市真马机械有限公司的股东，对属公司所有的商标具有收益权，而没有个人另行私自使用权，张根占以私刻印章的手段将长葛市真马机械有限公司所有的真马商标转让给自己开办的长葛市真马机动车辆厂是无效行为，因此长葛市真马机动车辆厂以非法手段受让的真马牌商标同样为无效，确认该行为为无效行为属人民法院管辖范围，虽然真马牌三轮车性能检测时三家出资费用，但并不能说明真马商标为共有。因此，二被告的辩解理由均不能成立。原告就二被告以非法转让使用真马商标构成侵权的主张应予支持，但原告主张赔偿的数额过高，且未提供充分证据，本院不予全部支持，本院将根据二被告侵权行为所持续时间、程度、主管恶意等因素酌情确定赔偿数额。

判决如下：

    1、被告张根占私刻印章，以原河南省长葛市真马集团实业有限公司 名义转让真马牌商标给被告长葛市真马机动车辆厂的行为无效。

    2、被告长葛市真马机动车辆场和被告张根占于本判决生效后10日内连带赔偿原告长葛市真马机械有限公司450000元。

    3、驳回原告的其他诉讼请求。

    一审被告长葛市真马机动车辆厂不服一审判决，已在法定上诉期内向河南省高级人法院提起上诉，上诉的主要理由如下：附上诉状：

  民 事 上 诉 状

上诉人（原审被告）：长葛市真马机动车辆厂。

负责人：张根占，男，该 厂厂长。

上诉人（原审被告）：张根占，男，1954年生，大专文化，系长葛市真马机动车辆厂厂长。

被上诉人（ 原审原告）：长葛市真马机械有限公司。

法定代表人：张金长，男，该公司董事长。

    上诉人长葛市 真马机动车辆厂、张根占因商标侵权纠纷一案，不服许昌市中级人民法院于2004年2月3日送达的(2003)许民初字第12号一审民事判决书，特依法向贵院提起上诉。

    上诉请求：1、请求撤销许昌市中级人民法院的(2003)许民初字第12号一审民事判决书，发回重审或者查清事实后依法改判。2、一审二审的诉讼费用由被上诉人承担。

事实和理由

    一、上诉人认为，一审法院的判决认定的主体错误。

    一审法院认定上诉人长葛市真马机动车辆厂是经工商部门核准注册的法人企业，属企业法人，上诉人认为该认定错误。

    根据工商登记，上诉人长葛市真马机动车辆厂是合伙企业，张根占是该合伙企业执行合伙事务的合伙人，而实际上，该厂是张根占个人办的工厂。依据《民事诉讼法》若干问题的意见第47条：“个人合伙的全体合伙人在诉讼中为共同诉讼人，个人合伙有依法核准登记的字号的，应在法律文书中注明登记的字号。”因此，上诉人认为，一审法院认定上诉人是企业法人是错误的，长葛市真马机动车辆厂不属企业法人，依法没有独立的诉讼主体资格。无论长葛市 真马机动车辆厂是合伙企业，还是张根占个人办的工厂，均不具有独立的法人资格，该厂没有诉讼主体资格，原审原告起诉长葛市真马机动车辆厂本身主体就是错误的，而一审法院却违背事实认定上诉人是企业法人更是错上加错 。

    二、上诉人认为，一审法院的判决认定事实错误。

    1、一审法院认定“‘真马牌’商标是法人商标，注册人是长葛市真马集团实业有限公司，长葛市真马集团实业有限公司分立后变更为长葛市真马机械有限公司，其注册的真马牌商标经国家商标局核准亦变更为长葛市真马机械有限公司”，这一认定与事实不符。

    事实是，在1999年12月15日，真马集团实业有限公司股东会议决议，企业改制分立，该集团分立为长葛市真马摩托车有限公司、真马矿泉娱乐城以及长葛市真马机械有限公司，长葛市真马机械有限公司仅是长葛市真马集团实业有限公司在改制分立过程中分立出来的其中一个企业，长葛市真马机械有限公司、长葛市真马摩托有限公司、长葛市真马矿泉娱乐城均是由长葛市真马集团实业有限公司分立后变更而来。同时，股东会议决议，原公司的“真马”牌商标归属权属张根占、张金长所有。那么，在企业改制分立后，“真马”牌商标的权属就属于张根占、张金长，而不再是法人商标，更不可能是长葛市真马机械有限公司所有。后来，作为真马牌商标权人之一的上诉人张根占又创立了长葛市真马机动车辆厂，并使用自己拥有的“真马”牌商标，这怎么是侵犯被上诉人长葛市真马机械有限公司的商标权呢？

    上诉人认为，“真马”牌商标从来就不属于被上诉人所有，被上诉人不享有“真马”牌商标的所有权，“真马”牌商标的真正权利人是张根占和张金长。那么，上诉人也就不可能侵犯被上诉人的商标权，因此，原审原告所主张的侵权事实根本就不存

    2、一审法院认定“两个商标注册证号是原605915号续展并扩大适用范围后新核准为1535498号的，而非两个真马商标。”这一认定不符合客观事实  。         上诉人使用的1535498号“真马”牌商标，经过国家商标局核准依法核准注册，颁发有合法有效的商标专用权证，被上诉人使用的605915号“真马”商标与上诉人使用的1535498号“真马”牌商标，注册号码不同、适用范围不同、注册时间不同、专用期限不同、图形要素也不同，完全是两个不同的“真马”牌商标（见附件二）。因此，一审法院的这一认定没有事实根据。

    3、一审法院认定“2001年2月经国家商标局核准第605915号“真马”商标注册人名义变更为长葛市真马机械有限公司”，同时又认定“张根占指使其驾驶员卢智敏私自 刻制了长葛市 真马集团实业有限公司印章，并于2001年6月向国家商标局申请，将第1535498号商标 转让给长葛市真马机动车辆厂”。上诉人认为这个事实 没有查清并且该两处认定互相矛盾，既然2001年2月，605915号“真马”商标注册人已经变更为长葛市真马机械有限公司，那么，2001年6月，张根占申请转让给长葛市真马机动车辆厂的商标又怎么会是605915号商标呢？既然，长葛市真马集团实业有限公司的“真马”牌商标已经于2001年2月变更为长葛市真马机械有限公司，那么，上诉人张根占不可能用真马集团的章再转让出去，国家商标局又怎么可能把一个已经变更的商标再次核准转让呢？很显然，一审法院的这一认定自相矛盾，是错误的，605915号“真马”商标与上诉人使用1535498号“真马”牌商标不是同一个商标，而是两个不同的“真马”牌商标。

    因此，一审法院认定“真马”牌商标是一个商标没有事实根据。上诉人对正在使用的1535498号“真马”牌商标是经过国家商标局核准注册的，上诉人拥有合法有效的商标专用权，没有侵犯被上诉人的商标权。

    总之，上诉人认为，一审法院认定上诉人侵犯被上诉人的商标权是错误的，没有事实和法律依据。上诉人长葛市真马机动车辆厂对正在使用的1535498号真马商标，拥有合法、有效的商标专用权，与被上诉人长葛市真马机械有限公司使用的605915号真马商标具有不同的注册号、不同的专用期限、不同的图形要素，核准使用的商品也不同。根据本案事实，上诉人的行为 不具有《商标法》第52条所规定的侵权特征及后果，没有侵犯被上诉人拥有的“真马”牌商标权，一审法院认定上诉人侵权没有事实和法律依据。被上诉人所称的侵权事实根本就不存在。

    三、上诉人认为一审判决适用法律错误    。                                                           
    1、一审判决适用了<民法通则>第18条，上诉人  认为一审法院 适用法律错误，该条是关于监护人职责的规定，与本案毫无联系。

    2、一审判决适用了<商标法>第五十二条 ，但没有引用具体的款项，没有说明上诉人属于哪种侵犯商标权的行为。上诉人认为本案应当适用《商标法》第41条的规定，被上诉人应该向商标评审委员会提出申请，由商标评审委员会予以裁定。

    四、上诉人认为，一审法院违反法定程序,超越职权。

    1、 上诉人认为，对已经注册的商标持有争议的，应先向商标评审委员会申请裁定，法院的民事审判庭无权撤销行政机关（国家商标局）依法定程序作出的具体行政行为。《商标法》第41条第一款规定：“已经注册的商标，违反本法第10条、第11条、第12条规定的，或者是以欺骗手段或者其他不正当手段获得注册的，由商标局撤消该注册商标；其他单位或者个人可以请求商标评审委员会裁定撤销该注册商标。

    最高人民法院《关于贯彻执行〈民法通则〉若干问题的意见》第138条规定，注册商标受让方式取得的商标专用权，除依法定程序撤销外，应当予以保护。

    注册商标是法律赋予国家商标局的职权，如果撤销或者认定无效，应依法定程序作出，注册商标是一种行政确权行为，属行政机关具体行政行为的一种方式，具体行政行为一经作出并生效，就具有法定的效力，非经法定程序，不得变更或者撤销。上诉人长葛市真马机动车辆厂拥有的“真马”牌商标，是通过国家商标局依法取得的，除以法定程序撤销外，应当受法律保护，因此，上诉人认为，根据以上法律规定，被上诉人长葛市真马机械有限公司如果对上诉人使用的商标有争议，应先向商标评审委员会申请裁定，在商标评审委员会做出裁定前，人民法院应当裁定中止诉讼，无权直接认定上诉人侵权。

    2、一审法院判决编造书记员，该判决书上署名书记员为葛少华，上诉人要求核对笔迹，实际上葛少华并没有参与记录，可见一审法官违背事实，程序违法，可能影响案件公正处理。           

    综上所述，上诉人认为，一审法院的判决认定事实错误，适用法律不当，违反法定程序，因此，上诉人根据《民事诉讼法》第147条等有关法律之规定，特向贵院提起上诉，请求贵院依法撤销该判决，发回重审或者查清事实后依法改判。

此致

河南省高级人民法院

上诉人 ：                                               2004年2月10日 

  附件：
 一、上诉状副本一份
 二、证据   2 页
 此案二审正在进一步审理中，请继续关注。